Quais os cuidados que uma franquia deve ter para proteger sua marca

Pessoal, esta semana, compartilho um artigo muito interessante da Dra. Na Ri Lee Cerdeira, advogada da minha equipe que é especializada em Marcas e Patentes. Vale a pena a leitura!

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Por Na Ri Lee Cerdeira

Segundo a definição adotada pela Lei de Franchising, Lei 8.995/1994, a franquia empresarial é o “sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador”.

Desta forma, sem uma marca, o Sistema de Franquia deixará de preencher um requisito essencial para a sua regular atuação.

Mesmo assim é muito frequente que franqueadores deixem de conferir a proteção adequada às marcas, muitas vezes por falta de informações, o que pode gerar diversos problemas.

Para conferir proteção a esse bem, pode-se citar alguns cuidados a serem adotados:

1.     A sua marca encontra-se realmente depositada/registrada?

É bastante comum que empresários acreditem que criar uma logomarca é suficiente para o cumprimento do requisito previsto na Lei de Franquias, o que não é verdade, pois para ser uma marca, o sinal de identificação do produto ou serviço deverá ser submetido ao processo de registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Somente a partir do depósito da marca junto ao INPI, o seu titular poderá zelar pela sua integridade material ou reputação, nos termos do artigo 130 da Lei de Propriedade Industrial.

2.     As classes em que a sua marca foi depositada/registrada são suficientes para a sua proteção adequada?

Outro equívoco cometido por mitos franqueadores é o depósito da marca em classes insuficientes para a proteção dos seus negócios.

Isto porque, ao efetuar o pedido de sua marca, o depositante deve indicar quais produtos ou serviços a sua marca visa a proteger, sendo adotado pelo INPI o Sistema de Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), o qual que possui uma lista de 45 classes.

Assim, um fabricante de roupas e bolsas que pretenda franquear o seu negócio terá no mínimo quatro classes em potencial: (i) a classe 18 que protege produtos como bolsas, malas e outros; (ii) a classe 25 que protege produtos vestuários; (iii) a classe 26 que protege determinados acessórios do vestuário; e, finalmente, (iv) a classe 35 que protege os serviços de comercialização desses produtos além dos serviços de franchising.

Porém, apesar de existirem quatro classes compatíveis com as atividades da franquia, muitas vezes a franqueadora realiza apenas um depósito, o que pode acarretar no registro de marcas semelhantes ou até idênticas por terceiros para produtos/serviços concorrentes.

3.     As modificações introduzidas ao longo dos anos estão sendo depositadas no INPI?

Conforme visto, o sinal só recebe o status de marca após o seu registro perante o INPI, mas, ainda assim, é muito comum que as modificações introduzidas ao longo dos anos não sejam registradas no INPI e, com isso, não podem ser descartadas as chances de um terceiro requerer a caducidade da marca.

De fato, o registro da marca poderá ter a sua caducidade declarada de acordo com o artigo 143, inciso II da Lei de Propriedade Industrial, nas hipóteses de interrupção no seu uso por mais de cinco anos consecutivos ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado do registro.

Esses cuidados mínimos poderão auxiliar franqueadores e empresários em geral a se prevenir contra prejuízos futuros e, ainda, contribuir para o fortalecimento e crescimento da sua marca.